вернуться на главную
ПРОВЕРКА НОВИЗНЫ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПРИЗНАНИИ
ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Проблему, вынесенную в заголовок статьи, анализирует канд. техн. наук В.Ю.Джермакян
(ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»).
В соответствии с п. 1(1) ст. 29 Патентного закона Российской Федерации (далее – Закон) патент на полезную модель в течение всего срока действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованной полезной модели условиям патентоспособности, установленным Законом.
Одним из условий патентоспособности полезной модели является новизна, которая считается установленной, если совокупность существенных признаков полезной модели не известна из уровня техники, в который включаются сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, при условии, что данные сведения стали общедоступными и опубликованы в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об этих средствах в случае их применения в Российской Федерации (п. 1 ст. 5 Закона)*.
* Условия включения в уровень техники поданных заявок и запатентованных изобретений или полезных моделей в статье не рассматриваются.
При отсутствии методики оценки новизны полезной модели наметилась тенденция использовать для этого объекта методику оценки новизны изобретений, что, по нашему мнению, не только некорректно, но и не соответствует Закону из-за неадекватности условий соответствия новизне двух названных объектов.
Согласно п. 1 ст. 4 Закона, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, а согласно п. 1 ст. 5 Закона, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники*. Таким образом, уже в самом Законе проведена грань между оценкой новизны изобретений и полезных моделей.
* Здесь и далее по тексту некоторые понятия и термины выделены автором, чтобы акцентировать внимание на рассматриваемых вопросах.
Методика оценки новизны изобретения предусматривает признание изобретения известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения (п. 1.5.4.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели**, далее – Рекомендации). В то же время оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков, а напротив, обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели.
** Патенты и лицензии. 2004. № 7. С. 29.
Между логическими понятиями «идентичность всех признаков» и «совокупность существенных признаков» невозможно поставить знак равенства ни по форме, ни по содержанию. Вряд ли этот постулат, основанный на элементарных знаниях формальной логики, требует каких-либо дальнейших обсуждений и доказательств.
В п. 3.3.2.3(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель*** (далее – Правила) сформулировано императивное правило****, в соответствии с которым пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.
*** Там же. 2003. № 8. С. 48.
**** Аналогичное правило предусмотрено и в отношении пункта формулы изобретения.
Из вышеизложенного следует первый вывод:
оценка существенности признаков полезной модели законодательно предусмотрена и является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе в родовое понятие, отражающее назначение.
Рекомендации в части рассмотрения заявок на выдачу патента на полезные модели в десятом и одинадцатом абзацах п. 2.3 дают пояснения относительно взаимосвязи формулы полезной модели с техническим результатом и предупреждают о возможных последствиях при признании признаков несущественными:
«Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата.
В запросе целесообразно указать, что если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели».
Следует обратить внимание на предписания девятнадцатого и двадцатого абзацев п. 2.3 Рекомендаций, в соответствии с которыми:
«Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.
В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем».
Из изложенного вытекают второй и третий выводы:
проверка независимого пункта формулы полезной модели должна осуществляться в отношении любых признаков с любым уровнем обобщения понятий, выбранных для характеристики признака;
правомерность степени обобщения при характеристике признаков не предусматривает ее «однобокое» применение, то есть только для подтверждения правомерности использования в формуле полезной модели признака, выраженного на уровне функции или свойства. Такой уровень обобщения рассматривается в Рекомендациях как частный случай.
Методика оценки существенности признаков, входящих в отличительную или ограничительную части формулы, достаточно хорошо разработана, применяется на практике и не требует комментариев в контексте данной статьи.
Единственное упущение – отсутствие такой практики при оценке существенности признаков, характеризующих родовое понятие, отражающее назначение полезной модели в ее формуле. Этим незамедлительно воспользовались лица, стремящиеся путем конкретизации (детализации) назначения известных технических объектов получать патенты на полезные модели.
Рассмотрим изложенное на двух условных примерах.
Пример 1.
Патент на полезную модель выдан со следующей формулой: «Кухонный стальной нож для разделки туши мамонта, характеризующийся тем, что имеет рукоятку и заточенное с одной стороны лезвие, скрепленное с рукояткой».
Технический результат, как считает заявитель, заключается в создании средства с новым назначением, которое, по его мнению, состоит в предназначении кухонного стального ножа именно для разделки туши мамонта*. При этом из уровня техники известны идентичные по конструкции кухонные стальные ножи для разделки туш животных. Однако нет сведений о том, что такие кухонные стальные ножи могут использоваться и для разделки туш такого животного, как мамонт, по той простой причине, что во времена существования мамонтов не было не только такого сплава, как сталь, но и вряд ли существовало такое понятие, как кухня.
* В приведенном примере технический результат совпадает с указанным в заявке назначением полезной модели.
Если не оценивать существенность признака «разделка туши именно мамонта», следует однозначный вывод: запатентованная полезная модель обладает новизной и, следовательно, действие патента не может быть прекращено.
Далее патентообладатель делает классический ход – посылает письмо-предупреждение всем производителям и потребителям кухонных стальных ножей, использующим их для разделки туш коров, баранов, свиней, оленей и т.д., с требованием прекратить нарушение патента на полезную модель, так как с учетом теории эквивалентов признак «туша коровы» и т.д. в контексте Закона следует рассматривать как эквивалентный признаку «туша мамонта».
Не будем анализировать правомерность использования в подобных ситуациях теории эквивалентов и настоятельно рекомендуем не дать втянуть себя именно в такое русло спора. Необходимо добиться признания патента на полезную модель недействительным. Для этого, как было показано выше, достаточно доказать несущественность данного признака «туша именно мамонта» для реализации присущего кухонным ножам общего назначения – разделка туш животных.
Если в описании к патенту на полезную модель не представлены какие-либо иные конструктивные признаки, обусловливающие возможность использования известных стальных кухонных ножей именно для разделки туш мамонтов, следует констатировать несущественность данного признака и признать отсутствие новизны полезной модели. Однако, если в описании к патенту или в зависимых пунктах формулы будут присутствовать конструктивные признаки, например, не известный ранее в кухонных стальных ножах профиль режущей кромки, выбор которого причинно-следственно связан с обеспечением резания именно шкуры (туши) мамонта, формула полезной модели может быть уточнена.
Другой путь оценки новизны полезных моделей, заимствованный из методики оценки новизны изобретений, ведет к появлению очередных спекулятивных заявок и зонтичных патентов*.
* См.: Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
Пример 2.
Патент на полезную модель выдан со следующей формулой: «Устройство для тепловой обработки змеиных голов, содержащее духовой шкаф с окном из жаропрочного стекла, отличающееся тем, что внутри духового шкафа смонтирована электрическая лампочка, а на корпусе духового шкафа смонтирован выключатель, связанный электрической цепью с лампочкой и источником питания».
Технический результат сформулирован заявителем как возможность наблюдения за изменением цвета змеиных глаз во время тепловой обработки змеиных голов и, таким образом, как возможность определения готовности змеиных голов к потреблению в пищу.
При всей интригующей привлекательности такой формулировки она не представляет собой технического результата. Техническим результатом является обеспечение электрического освещения внутри духового шкафа, и этот технический результат никак не связан со змеиными головами и глазами. Для достижения действительного технического результата совокупность существенных признаков не требует наличия такого признака в назначении (родовом понятии), как «змеиные головы». Существенным является обобщенный признак – «пищевые продукты».
Напомним, что в отношении полезных моделей под техническим результатом понимается характеристика технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства (четвертый абзац подпункта (1.1) п. 3.2.4.3 Правил). Полученный результат, представляющий собой всевозможные нетехнические характеристики, не считается имеющим технический характер.
Будем надеяться, что профессионалы не останутся в стороне от обсуждения данного вопроса, так как от его однозначного понимания зависит, прикроется или настежь откроется еще одна лазейка, которой пытаются пользоваться в целях недобросовестной конкуренции.